Begründet die Bezugnahme auf eine fremde Marke eine Markenverletzung?

Ist die Bezugnahme auf eine fremde Marke als Markenverletzung oder als unlauterer Wettbewerb zu qualifizieren?

In einem Urteil vom 30.09.2016 musste das Berufungsgericht Paris (Cour d’appel) erneut entscheiden, ob der einfache Verweis auf die Produkte eines notorisch bekannten Wettbewerbers als Markenverletzung nach französischem Markenrecht oder unlauterer Wettbewerb eingestuft werden kann, im vorliegenden Fall in der Uhrenbranche.

Die Benutzung der Marke eines Wettbewerbers in der Produktbeschreibung

In der vorliegenden Angelegenheit hatte die Schweizer Firma Breitling, Inhaberin der internationalen Wortmarke „Blackbird“ Nr. 778311 für Frankreich, Kenntnis davon erhalten, dass die Firma Bell & Rose, die ebenfalls in der Uhrenbranche tätig ist und die ihre Produkte unter ihrer eigenen Marke „Bell & Rose“ anbietet, ab September 2013 Uhren angeboten hat, die in ihrem Katalog unter der Bezeichnung „BR 126 Blackbird“ geführt wurden.

Die Firma Breitling ist auf der Grundlage der Markenverletzung ihrer Marke „Blackbird“ und unlauterem Wettbewerb gegen die Firma Bell & Rose vor Gericht gegangen, und zwar zunächst in einem Eilverfahren, anschließend in einem Hauptverfahren.

Der Vorsitzende des erstinstanzlichen Gerichts von Paris (Tribunal de Grande Instance) hat in einer Verordnung vom 12.06.2014 entschieden, das eine Verletzungshandlung an der Marke „Blackbird“ vorliegt und folglich die Unterlassung der Markennutzung angeordnet sowie die Zahlung eines Vorschusses. Diese Verordnung wurde vom Berufungsgericht von Paris in einer Entscheidung vom 26.03.2015 bestätigt.

Im Hauptverfahren ist das französische Gericht allerdings einer anderen Argumentation als der Richter im Eilverfahren gefolgt und hat den Antrag der Firma Breitling in allen Punkten abgewiesen. Daraufhin hat die Firma Breitling Berufung eingelegt.

Keine Markenverletzung bei Bezugnahme auf eine fremde Marke aufgrund fehlender Verwechslungsgefahr

Die Firma Breitling argumentiert im Berufungsverfahren, dass ihr Wettbewerber eindeutig auf ihre eingetragene Marke „Blackbird“ verweist, indem er identische Uhren in seinem Katalog unter der Bezeichnung „BR 126 Blackbird“ führt, selbst wenn sie unter der Marke „Bell & Rose“ angeboten werden. Sie findet, dass dieser Verweise eine Markenverletzungshandlung und unlauteren Wettbewerb darstellt.

Das Berufungsgericht hat zunächst daran erinnert, dass ein solcher Verweis grundsätzlich eine Verletzungshandlung an einer eingetragenen Marke darstellt, da „die Bezeichnung „BR 126 Blackbird“ von der Firma Bell & Rose im Rahmen ihrer Tätigkeit in den Kommunikationsmitteln aufgeführt ist, die sie zur Vermarktung der betroffenen Uhr benutzt, selbst wenn diese unter der Marke „Bell & Rose“ geführt werden.“

Im vorliegenden Falle hat das Berufungsgericht das Vorliegen einer Verletzungshandlung dennoch ausgeschlossen, da keine Verwechslungsgefahr zwischen der vorherigen Marke „Blackbird“ und dem Zeichen „BR 126 Blackbird“ für den betroffenen Verbraucher bestehen würde, da der Verbraucher der betroffenen Produkte einen ganz besonders hohen Grad von Aufmerksamkeit diesbezüglich habe.

Unterlauterer Wettbewerb auch bei fehlender Verwechslungsgefahr

Das Pariser Berufungsgericht hat jedoch dem Antrag der Firma Breitling auf der Grundlage von unterlauterem Wettbewerb stattgegeben und daran erinnert, dass die Tatsache, „sich in den Bereich der Sogwirkung eines Dritten zu begeben, um ohne finanzielle Gegenleistung von seinem Investment, Know-How und/oder Bekanntheit zu profitieren“ als unterlauterer Wettbewerb eingestuft werden kann. Im vorliegenden Fall steht der Antragstellerin diese Anspruchsgrundlage offen, da sie hier keine Verwechslungsgefahr nachweisen muss.

Die Lösung, die im vorliegenden Fall im Luxussegment der Uhrenbranche illustriert wird, wurde in ähnlichen Fallkonstellationen bereits in der Parfümbranche (Rechtsprechung über Entsprechungstabellen) oder bezüglich Fast Fashion Firmen, die in ihrem Marketing auf Haute Couture Labels verweisen, ausgearbeitet.

Françoise Berton, französische Rechtsanwältin

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Bilder: Oleksandr Delyk, Bits and Splits