Verletzungsklage gegen eine Marke oder ein Patent vor Benutzung

10.11.21
Voreilige Verletzungsklage gegen eine Marke bzw. ein Patent
Verletzungsklage gegen eine Marke oder ein Patent vor Benutzung

Verletzung einer Marke oder eines Patents bereits durch bloße Eintragung beim Institut National de la Propriété Industrielle?

In zwei am 13.10.2021 ergangenen Entscheidungen (Nr. 19-20.504 und Nr. 19-20.959) hat sich die Kammer für Handelssachen des französischen Kassationshofs zu folgender Frage geäußert: Bildet die Anmeldung einer Marke oder eines Patents noch vor jeglicher Nutzung bereits die Verletzung einer anderen Marke oder eines anderen Patents? In den konkreten Fällen hatten zwei Gesellschaften Antragsteller verklagt, kurz nachdem sie eine Marke angemeldet hatten.

Zur Erinnerung: Die Verletzung ist im gewerblichen Schutzrecht die vollständige oder teilweise Vervielfältigung, Nachahmung oder Nutzung eines Rechts des geistigen Eigentums ohne die Genehmigung seines Inhabers.

Verletzungsklage ab Eintragung der Marke und des Patents in den beiden vorliegenden Fällen

Erster Fall: Anmeldung einer gefälschten Marke und Vermarktungsversuch eines patentfälschenden Produkts

Das erste Urteil betrifft die französische Gesellschaft Malongo und zwei Ihrer Konkurrentinnen, die Gesellschaften Technopool und Ets Unic.

Die Gesellschaft Malongo ist seit 2005 Inhaberin der französischen Wortmarke „XPOD“ und seit 1994 eines europäischen Patents veröffentlicht unter dem Titel „Automatikmaschine zum Aufbrühen warmer Getränke“, das am 13.12.2014 ausgelaufen ist. Die Gesellschaft Technopool ist seit 2014 Inhaberin der eingetragenen französischen, gemeinschaftlichen und internationalen Wort-/Bildmarke „Z POD“, während die Gesellschaft Ets Unic Kaffeemaschinen namens „Pony“ herstellt, deren Aufbrüheinheit von der Gesellschaft Facotec, Tochtergesellschaft von Technopool, geliefert wird.

In der Annahme, dass die Kaffeemaschine „Pony“ einige der in dem ihr gehörenden Patent beanspruchten Merkmale verletze, und nachdem sie erfahren hatte, dass die Gesellschaft Facotec die Vermarktung einer Kaffeemaschine unter dem frisch angemeldeten Namen „Z POD“ plant, der sich ihrer eigenen eingetragenen Marke „XPOD“ deutlich nähert, hat die Gesellschaft Malongo ihre Konkurrentinnen am 09.12.2014 wegen Verletzung eines europäischen Patents, unlauteren Wettbewerbs, Verletzung der Marke „XPOD“ und auf Löschung der Marke „Z POD“ verklagt.

Zweiter Fall: Anmeldungsversuch von Marken, der die auf den Erwerber des Geschäftsbetriebes übertragenen Marken verletzt

Das zweite Urteil betrifft die Gesellschaft Wolfberger, eine renommierte Winzergenossenschaft im Elsass.  Die Gesellschaft Wolfberger hat 2012 infolge eines Insolvenzverfahrens den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft Domaine Lucien Albrecht erworben, der insbesondere Weinberg-Parzellen, einen Handelsnamen und ein Firmenschild sowie mehrere französische, gemeinschaftliche und internationale Marken umfasste – darunter die Marken „Lucien Albrecht“ und „Weid“.

Daraufhin haben die ehemaligen Geschäftsführer der Gesellschaft Domaine Lucien Albrecht gemeinsam mit ihren Töchtern eine gewisse Anzahl an neuen Strukturen gegründet, die noch immer eine Verbindung zur Domäne des Weins haben. Im Dezember 2012, März 2013 und Mai 2013 wollten diese mehrere Zeichen als Marken anmelden, die den der Gesellschaft Wolfberger abgetretenen Marken sehr ähnlich waren, wie „Le Weid de Jean Albrecht“ oder „Famille Albrecht“. Das französische Institut für geistiges Eigentum (Institut National de la Propriété Intellectuelle, INPI) hat deren Eintragung verweigert.

Die Gesellschaft Wolfenberger hat daraufhin die ehemaligen Leiter und die Töchter sowie die neuen Gesellschaften wegen Markenfälschung und unlauteren Wettbewerbs verklagt.

In den beiden den Richtern vorgelegten Fällen war die Frage, die sich den Kassationsrichtern stellte, folglich, ob die bloße Anmeldung einer Marke oder eines Patents – unabhängig von der entsprechenden Eintragung beim INPI – ohne jegliche Nutzung der Marke oder des Patents ausreicht, um eine Verletzungshandlung zu begründen.

Berücksichtigung des europäischen Rechts zum Begriff der Verletzung von Schutzrechten und Anpassung der nationalen Rechtsprechung

Die beiden Urteile folgen logischerweise der gleichen Argumentation.

Die Richter erinnern zunächst an ihre frühere Rechtsprechung zu diesem Thema und räumen ein, dass der Kassationshof in der Vergangenheit ein Gesetzbuch über geistiges Eigentum dahingehend ausgelegt hat, dass die Anmeldung eines verletzenden Zeichens als Marke an sich
 eine Verletzungshandlung
darstellt, unabhängig von seiner Nutzung. Mit anderen Worten: Die bloße Anmeldung einer verletzenden Marke stellte für den frz. Kassationshof eine Verletzungshandlung dar, unabhängig davon, ob sie benutzt oder nicht benutzt wurde.

Nach dieser Feststellung weisen die Richter darauf hin, dass diese Auslegung nunmehr im Lichte der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) zum gewerblichen Schutzrecht überdacht werden sollte. In den Bereichen, in denen die Europäische Union tätig wird – dazu gehört auch das geistige Eigentum – ist das Gemeinschaftsrecht für die Mitgliedstaaten verantwortlich.

Wie im Urteil erwähnt, stellt der EuGH vier kumulative Bedingungen auf, damit der Inhaber einer eingetragenen Marke die Verletzung beweisen und die Nutzung eines seiner Marke ähnlichen Zeichens durch einen Dritten untersagen kann. So muss die betreffende Nutzung:

  • im Geschäftsleben stattfinden;
  • ohne Einverständnis des Inhabers der Marke erfolgen;
  • für Waren oder Dienstleistungen sein, die mit denen, für die die Marke eingetragen wurde, identisch oder ihnen ähnlich sind;
  • wegen des Bestehens einer Verwechslungsgefahr für die Öffentlichkeit die Hauptfunktion der Marke, die darin besteht, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, verletzen oder verletzen können.

Diese Kriterien wurden insbesondere vom EuGH in seinem Urteil vom 03.03.2016 „Daimler“ in Erinnerung gerufen.

Unter Berücksichtigung dieser Kriterien in den ihr vorgelegten Rechtsstreitigkeiten stellt die Kammer für Handelssachen in den beiden Urteilen vom 13.10.2018 fest, dass „die Eintragung eines Zeichens als Marke, selbst wenn ihr stattgegeben wird, keine Benutzung für Waren oder Dienstleistungen im Sinne der Rechtsprechung des EuGH darstellt, wenn mit der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen unter dem Zeichen nicht begonnen wird. In einem solchen Fall ist auch keine Verwechslungsgefahr für die Öffentlichkeit und folglich keine Verletzung der wesentlichen Funktion der Marke als Herkunftshinweis zu erwarten.“

Das vom Kassationshof wie auch von den Richtern in Luxemburg als entscheidend befundene Kriterium ist folglich die Nutzung – oder im vorliegenden Fall die Abwesenheit der Nutzung – der Marke durch die Person, die diese in betrügerischer Absicht angemeldet hat. In Abwesenheit der Nutzung dieser kann es keine Verletzung geben, da das wesentliche Element der Verletzung fehlt. Es handelt sich hierbei um einen logischen Ansatz im Hinblick auf die Art der Verletzung an sich, die darin besteht, ein Recht an geistigem Eigentum zu verletzen, indem dieses Recht genutzt wird, ohne dass der rechtmäßige Inhaber dazu die Erlaubnis erteilt hat. Wird von diesem Recht jedoch kein Gebrauch gemacht, dann ist es schwer zu verstehen, warum eine Verletzungshandlung vorliegen sollte.

Natürlich könnte man argumentieren, dass eine Person, die eine verletzende Marke einträgt, auch zwingend den Willen hat, diese anschließend zum Nachteil des Inhabers der verletzenden Marke zu benutzen. Dennoch käme eine solche Auslegung einer Spekulation über das künftige Verhalten des Antragstellers gleich, und dies ist nicht die Aufgabe eines Richters, der sich an den Sachverhalt hält, der ihm vorgelegt wird.

Diese beiden Urteile ermöglichen dem frz. Kassationshof, seine frühere Rechtsprechung zu revidieren, die, wie oben erwähnt, kurioserweise davon ausging, dass die bloße Anmeldung einer verletzenden Marke eine Verletzungshandlung darstellt. Auch die Einhaltung des EU-Rechts ist zu begrüßen.

Françoise Berton, französische Rechtsanwältin

Alle Urheberrechte vorbehalten

Bild: Mariusz Blach

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