Der bösgläubige Anmelder einer Marke

In einem Urteil vom 03.02.2015 hat die Handelskammer des französischen Kassationshofs wichtige Hinweise zur Interpretation des Begriffs der Bösgläubigkeit des Markenanmelders im Sinne von Artikel L. 712-6 des französischen Gesetzbuchs über Geistiges Eigentum gegeben. Diese Thematik ist sehr wichtig im französischen Markenrecht.

Die unrechtmäßige Anmeldung eines Zeichens im französischen Markenrecht

In vorliegender Angelegenheit haben zwei Kaufleute von 1985 bis 1993 auf dem Gelände der Compagnie des Bateaux-Mouches, mit deren Genehmigung, die Tätigkeit des Souvenirverkaufs ausgeübt. 1993 hat einer der Kaufleute die Wort/Bildmarke „Bateaux-Mouches Paris Pont de l’Alma“ in Frankreich angemeldet. Er hat allerdings nie von dieser Marke Gebrauch gemacht und sie auch nicht verlängert, so dass sie 2003 abgelaufen ist. Im selben Jahr hat der Händler dieselbe Marke erneut angemeldet, sowie die Wortmarke „bateaux mouches“.

Die Compagnie des Bateaux-Mouches hat daraufhin die Löschung der eingetragenen Marken auf Grundlage von Artikel L. 711-4 des französischen Gesetzbuchs über Geistiges Eigentum sowie die Anerkennung als rechtmäßiger Inhaber der Markenanmeldungen auf Grundlage von Artikel L. 712-6 dieses Gesetzbuchs beantragt.

Antrag auf Löschung der Markenanmeldungen wegen fehlender Verwechslungsgefahr abgewiesen

Der Antrag auf Löschung der Markenanmeldungen unter Berufung auf die vorherigen Firmen- und Handelsnamen der Compagnie des Bateaux-Mouches wurde abgewiesen: Der Kassationshof hat in der Tat entschieden, dass der Begriff „Bateaux-Mouches“ eine Gattungsbezeichnung für die Tätigkeit der Binnenschifffahrt zu Tourismuszwecken geworden ist und dass das relevante Publikum diesen Begriff daher nicht ausschließlich der Compagnie des Bateaux-Mouches zuschreibt, die aus diesem Grund keinen besonderen Bekanntheitsgrad erreicht hat.

Da das vorherige Zeichen keinen besonderen Bekanntheitsgrad erreicht hat, muss festgestellt werden, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen dem vorherigen Firmen- und Handelsnamen der Compagnie des Bateaux-Mouches und den Markenanmeldungen besteht. Das Bestehen einer Verwechslungsgefahr wurde allerdings ohne Überraschung vom Kassationshof abgewiesen, da die Tätigkeit, die unter dem vorherigen Firmen- und Handelsnamen ausgeübt wird, sowie die Tätigkeit, die von den Markenanmeldungen bezeichnet wird, weder identisch noch ähnlich ist.

Anerkennung als rechtmäßiger Inhaber der Markenanmeldungen aufgrund der Bösgläubigkeit des Markenanmelders

Der Kassationshof hat allerdings dem Antrag auf Anerkennung als rechtmäßiger Inhaber der Markenanmeldungen auf Grundlage von Artikel L. 712-6 des französischen Gesetzbuchs über Geistiges Eigentum stattgegeben. Dieser Artikel sieht in der Tat vor, dass ein Antragsteller auf Anerkennung als rechtmäßiger Inhaber eines Markenrechts klagen kann, wenn die Markenanmeldung unter Verletzung seiner vorherigen Rechte getätigt wurde. Das Verfahren auf Anerkennung als rechtmäßiger Inhaber eines Markenrechts unterliegt in Frankreich einer dreijährigen Verjährungsfrist, es sei denn, der Antragsteller kann nachweisen, dass der Markenanmelder bösgläubig gehandelt hat.

Da im vorliegenden Falle die Verjährungsfrist abgelaufen war, musste die Compagnie des Bateaux-Mouches zum Erfolg ihres Antrags nachweisen, dass der Markenanmelder nicht nach Treu und Glauben gehandelt hatte. Das Berufungsgericht von Paris hatte in einem Urteil vom 04.01.2012 entschieden, dass der Markenanmelder gutgläubig war und den Antrag der Compagnie des Bateaux-Mouches folglich abgewiesen.

Beurteilung der Bösgläubigkeit des Markenanmelders anhand der konkreten Umstände im Sachverhalt

Der Kassationshof hat das Urteil des Berufungsgerichts dreifach zensiert.

• Der Kassationshof hat entschieden, dass die Absicht des Markenanmelders subjektiv unter Einbeziehung sämtlicher Elemente eines Einzelfalls zu beurteilen ist, selbst wenn diese Elemente nach dem Zeitpunkt der Markenanmeldung eingetreten sind. Daher kann die Tatsache, dass der Markenanmelder von der Markenanmeldung keinen Gebrauch macht, was notwendigerweise eine Tatsache ist, die nach dem Zeitpunkt der Markenanmeldung stattfindet, in Betracht gezogen werden, um die Bösgläubigkeit des Markenanmelders zu beurteilen.
• Der Kassationshof hat weiterhin entschieden, dass das Berufungsgericht hätte prüfen sollen, ob der Markenanmelder durch die Anmeldung der Marken „Bateaux-Mouches“, von denen er nie Gebrauch gemacht hat, für die Tätigkeit des Souvenirverkaufs nicht in Wirklichkeit zum Ziel hatte, die Entwicklung dieser Tätigkeit durch die Compagnie des Bateaux-Mouches zu verhindern. Dabei hat der Kassationshof darauf hingewiesen, dass die Compagnie des Bateaux-Mouches im Vorfeld dem Markenanmelder eine Genehmigung erteilt hatte, um diese Tätigkeit auf ihrem Gelände auszuführen.
• Schließlich kritisiert der Kassationshof das Urteil des Berufungsgerichts dahingehend, dass es davon ausgegangen war, dass der Begriff „Bateaux-Mouches“ fast eine Gattungsbezeichnung im Bereich der Binnenschifffahrt zu Tourismuszwecken geworden sei und dass die Compagnie des Bateaux-Mouches aus diesem Grund nicht behaupten konnte, Inhaberin dieses Begriffs zu sein. Der Kassationshof hat in der Tat entschieden, dass mangels Anfechtung der Unterscheidungskraft des Zeichens „Bateaux-Mouches“ für die Tätigkeit des Souvenirverkaufs es nicht ausgeschlossen sei, dass die strittigen Markenanmeldungen mit der Absicht getätigt wurden, die Entwicklung dieser Tätigkeit durch die Compagnie des Bateaux-Mouches zu verhindern.

Diese Entscheidung liefert wertvolle Hinweise zur Auslegung des Begriffs der Bösgläubigkeit des Markenanmelders im Sinne von Artikel L. 712-6 des französischen Gesetzbuchs des geistigen Eigentums. Der Kassationshof hat in dieser Entscheidung unterstrichen, dass zur Bestimmung der Bösgläubigkeit des Markenanmelders sämtliche Umstände des Einzelfalles einer Angelegenheit in Betracht gezogen werden müssen. Außerdem weist der Kassationshof ausdrücklich darauf hin, dass die Bösgläubigkeit nicht zwangsläufig zum Zeitpunkt der Markenanmeldung vorhanden sein muss, sondern dass vielmehr alle zutreffenden Merkmale in Betracht gezogen werden müssen, selbst wenn sie erst nach der Markenanmeldung eingetreten sind.

Françoise Berton, französische Rechtsanwältin

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